麵對越來越多由擁有專利但不從事生産製造的公司 （non-practicing entity）主張專利及請求賠償 被告公司在辯護花費上的負擔也日益增加。但好消息是 在美惡意或無端興訟 被告反易求償費用 - 趣味新聞網

發表日期 2014-06-24T01:28:11+08:00

    麵對越來越多由擁有專利但不從事生産製造的公司 （non-practicing entity）主張專利及請求賠償，被告公司在辯護花費上的負擔也日益增加。但好消息是，美國法院正在調整原告濫訴的法律責任及舉證標準，使被告比較容易嚮惡意或無端興訟的原告求償費用。

    美國最高法院在今年4月放寬瞭請求賠償律師費的舉證標準。依據新的標準，被告不再需要證明原告具有惡意，隻需要證明該案件的指控並非尋常（out of ordinary）。而且被告的舉證也不再需要滿足過去法院所要求的「明確且有說服力」的較嚴苛標準。雖然究竟如何纔算「並非尋常」或「異常」（exceptional），仍不甚明確，且將仰賴未來更多的案例來解釋，但這改變會讓被告在麵對欠缺基礎的侵權指控時，較容易求償辯護的費用。

    有意使原告負擔閤理責任

    此一改變也可能改變遊戲規則。原告以前經常會十分積極地威脅被告，一部份原因是原告隻要負擔微不足道的花費，而且近乎毫無被反訴的風險。但最近美國判例的發展顯現齣法院有意使原告負擔閤理的責任。現在，原告若提齣欠缺基礎的指控，或採取惡意或濫訴的訴訟行為，就可能會有支付被告訴訟費用的風險。麵對這些原告，被告的公司在訴訟防衛、協商和解及尋求律師費時能有更多籌碼。

    有時原告主張侵權的立場甚為極端，甚至沒有專利範圍的閤理根據。Raylon, LLC v. Complus Data Innovations, Inc.案（聯邦巡迴法院，2012年12月7日）便是一例。原告Raylon主張其專利受到侵害，專利範圍是一種顯示器與主機本體可鏇轉樞接（pivotally mounted）的手持裝置。但所有的被控侵權産品中，顯示器皆為固定的且無法鏇轉。盡管如此，原告Raylon仍爭辯其專利可涵蓋「可相對於使用者的視角鏇轉的顯示器」，並指齣使用者可鏇轉其手腕來調整其與顯示器的相對視角。被告以聯邦民事訴訟規則第11條的規定警告原告。依據該規定，原告提起訴訟應齣於善意及閤理基礎，且不得齣於如騷擾對方等不當動機。雖然地方法院認為Raylon的立場「過度擴張瞭訴訟閤理性的範圍」，但仍認定其指控並非毫無基礎，而拒絕給予處罰或裁定賠償律師費用。

    本案上訴後，聯邦巡迴法院持不同見解，認為地方法院在認定訴訟閤理性時使用瞭主觀（而非客觀）的判斷標準，濫用瞭裁量權。聯邦巡迴法院判定原告的行為應受處罰，因為沒有任何閤理的當事人會相信被指控的産品侵犯瞭Raylon主張的專利權利範圍。

    此外，應付多件欠缺基礎的專利訴訟會對被告造成瀋重的財務負擔。在Monolithic Power Systems, Inc. v. O2 Micro Int’l（聯邦巡迴法院，2013年8月13日）一案中，被告最終求償並取得超過800萬美元的費用。MPS跟O2 Micro這兩傢公司都是製造LCD跟LED光源控製IC的競爭者，多年下來彼此間已有多起訴訟。O2 Micro的策略是時常對MPS的客戶提齣專利侵權的威脅，以達成O2 Micro的商業目的。為瞭保護客戶，MPS便提起不侵權之確認之訴，請求法院確認其産品並沒有侵犯O2 Micro的專利。為瞭避免法院以先前技術宣告其專利無效，O2 Micro於訴訟時，在其當初創作齣發明時的一張設計圖上加上瞭較早的日期，以逃避前案。在本案之前，O2 Micro也多次對MPS提起侵權訴訟，隻是都在開庭前最後一刻撤迴，使MPS為此平白花費數百萬美元的訴訟費用。最後在本案中，法院判決MPS可以獲賠幾乎大部分辯護的花費，總計超過800萬美元。該判決在原告上訴後，被聯邦巡迴法院確認。

    最高法院撤銷嚴格標準

    最高法院也在2014年4月29日作成的兩項決定中撤銷瞭先前聯邦巡迴法院設下的，有關賠償律師費用的較嚴格標準。以前，當事人依據美國專利法中請求律師費的規定（5 U.S.C. § 285）求償費用時，必須證明一件案子極為異常，例如惡意提告、濫用訴訟程序，或主觀無基礎，但最高法院在Octane Fitness案中降低瞭這個標準。最高法院認為先前的標準「過度嚴苛」，且「阻礙瞭地方法院依法應享有的裁量權。」根據聯邦巡迴法院先前的標準，求償者僅須證明對造符閤下列條件之一：（a）「有重大不正當之行為」；或（b）訴訟係齣於「主觀上具有惡意」或「客觀上欠缺基礎」。但最高法院認為，從法條用語觀之，地方法院在判決勝訴一方得否求償律師費用時，判斷是否「異常」是唯一的考量，並解釋：「所謂『異常』的案件，就是考量一造之訴訟立場的實質強度（參照適用之法律及該案件的事實），或其進行訴訟的方式是否不閤理後，認為該案件跟其他案件相比顯得特彆突齣。」除瞭降低標準外，最高法院更在Highmark一案中判定，地方法院對於案件為異常的認定，在上訴審中必須獲得尊重而不被輕易推翻。

    因此，最高法院在Octane Fitness跟Highmark案中的決定，讓地方法院更容易裁定賠償律師費，同時也使聯邦巡迴法院要在更高的標準下，纔能推翻或變更地方法院的決定。聯邦巡迴法院必須證明地方法院法官濫用其裁量權，纔能推翻地方法院的律師費裁定。由於地方法院經常在一件案件上耗費數年時間，並直接接觸而瞭解兩造的訴訟行為，最高法院因此認為地方法院較適閤認定律師費的賠償，相較之下，聯邦巡迴法院對事實的瞭解大多來自書麵記錄。

    被指控侵權者除瞭得依據專利法第285條規定請求賠償費用以外，若係爭專利是標準專利（standard-essential patents），而專利權人沒有在與被指控侵權者協商時盡到閤理無歧視（RAND）之條件的義務，也可能須賠律師費。在Realtek Semiconductor Corporation v. LSI Corporation（北加州聯邦地方法院， 2014年2月26日）一案中，陪審團便以Realtek（台灣的瑞昱半導體）必須在LSI於國際貿易委員會（ITC）對其申訴的調查中做齣防禦為理由，裁定瑞昱獲賠其所花費近400萬美元的律師費。LSI具有以RAND基礎授權標準專利的義務，卻未先與瑞昱進行閤理協商，而是在提齣授權要求前，就先嚮國際貿易委員會提齣申請調查，要求禁止瑞昱産品輸美，之後並持續提齣不閤理的授權金要求。最終，陪審團認為這兩項係爭專利的閤理RAND授權金應該分彆是晶片價格的0.12％以及0.07％，這比LSI所要求的高額授權金低瞭許多。此外，微軟與摩托羅拉的案子（Microsoft v. Motorola，西華盛頓地方法院，2013年9月4日）同樣顯示，在原告摩托羅拉未遵守其RAND義務的情況下，被控侵權的微軟亦可依據違反契約的理由，主張獲賠律師費，以及微軟之前為瞭避開摩托羅拉在德國法院獲得的禁售命令，而必須將歐洲物流中心從德國搬到荷蘭所産生的費用，閤計約達1,500萬美元。

    近期這些發展一再顯示，對於無端興訟、具有惡意，或是已承諾遵守RAND義務卻未閤理協商的專利權人，法院越來越願意裁定被告應獲賠律師費。現在，被告在麵對專利侵權的主張時，可以更有信心地與對方談判，反擊毫無根據的指控，並且比以前更容易將費用負擔移轉到濫訴、具有惡意或欠缺閤理基礎的原告身上。

    【作者簡介】

    楊明道律師為飛翰律師事務所的閤夥人。楊律師主要負責美國各法庭的專利侵權訴訟案件，包括各地的聯邦地院、美國國際貿易委員會以及聯邦巡迴上訴法院。楊律師的聯絡方式為：

    Jacob Schroeder 律師專長於美國地方法院和上訴法院的專利訴訟，尤其是電腦，電子，醫療器械和藥品等多種科技産業。Schroeder 律師的聯絡方式為：

    (工商時報)

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