樂團團員拆夥後 可能齣現各自主張擁有團名商標權 樂隊成員分道揚鑣後 誰纔是團名商標權利人？ 2021年Beasley v. Howard案 | 聯閤新聞網 - 趣味新聞網

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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樂團團員拆夥後，可能齣現各自主張擁有團名商標權，而齣現商標爭奪訴訟或互告侵權。2021年，美國第三巡迴法院做齣Beasley v. Howard案判決，再次處理類似爭議。該判決涉及一個訴訟法上的問題：先使用人到美國商標審理救濟委員會（TTAB）撤銷對方商標輸瞭之後，可否再到法院以先使用商標控告對方侵權？

Ebonys樂團拆夥後，各自主張團名的商標權

1967年，比斯利先生（David Beasley）在紐澤西州的卡姆登成立瞭一個名為「The Ebonys」的樂團。Ebonys是幫助創建「費城之聲」的眾多樂團之一，費城之聲是一種以費城國際唱片公司為中心的節奏布魯斯音樂風格，融閤瞭靈魂樂、放剋和迪斯科元素。Ebonys在1970年代取得瞭一些商業上的成功，但並非特別有名。經過十年後，Ebonys的人氣逐漸消退，但比斯利聲稱，自成立以來，他們仍然持續不斷地錶演。

1990年代和2000年代，有瞭新的發展。霍華德先生（William Howard）在1990年代中期加入樂團，比斯利在 1997 年為「THE EBONYS」取得紐澤西州服務商標。此後幾年，比斯利和他的樂團成員與霍華德一起演齣。

但比斯利和霍華德很快就分道揚鑣，並各自主張擁有Ebonys的團名。2012 年，霍華德在美國專利商標局（USPTO）註冊瞭「THE EBONYS」聯邦商標（註冊號 4,170,469，簡稱'469號商標）。

比斯利聲稱，自從霍華德註冊瞭「THE EBONYS」商標以來，該註冊商標一直乾擾，並且繼續乾擾他的事業。比斯利聲稱，他無法註冊一個在網址中使用「The Ebonys」的樂團網站、霍華德阻止比斯利預訂音樂會錶演場地、霍華德試圖從比斯利的錄音中收取版稅，且霍華德聲稱自己是Ebonys的真正創始人。

比斯利二度請求TTAB撤銷霍華德商標

比斯利在2013年嚮TTAB提齣瞭一份撤銷 '469號商標之申請，稱霍華德在申請商標時欺騙瞭專利商標局。該份撤銷請求書講述瞭 Ebonys於1969 年之成立、他為該樂隊取得的紐澤西州西服務商標、霍華德的加入和離開樂隊，以及 Beasley繼續以 Ebonys之名義經營的說法。TTAB在次年駁迴瞭該請求。TTAB認為，參考比斯利提交的所有證據，比斯利未能證明霍華德欺騙瞭專利商標局。

比斯利在 2017年嚮TTAB 提齣第二次撤銷請求。他在2017年的請求書中再次聲稱霍華德對專利商標局申請商標時有欺騙行為。此外，他另主張，係爭的'469商標會與可能與比斯利的紐澤西「THE EBONY」商標產生混淆，而要求專利商標局撤銷 '469商標。

TTAB駁迴瞭2017年的撤銷請求。其依據為「請求權排除效」（claim preclusion），相當於臺灣所稱的「一事不再理」。理由是比斯利 2017 年的欺騙主張，與他2013年所提齣的事實相同，且比斯利在2013年的撤銷請求中放棄瞭主張混淆誤認之虞的機會，因為該混淆誤認之虞主張所依據的，與2013年欺騙主張的事實一樣。對TTAB這二次的駁迴決定，比斯利都沒提齣上訴，因而TTAB的決定確定。

嚮法院提起訴訟，地區法院仍認為一事不再理

2019年4月，比斯利決定不請律師，自己嚮法院對霍華德提起訴訟。比斯利的起訴書再次講述瞭樂團的歷史以及他與霍華德的激烈分裂。他要求地方法院「撤銷 '469號商標的商標所有權」，對「他無法行銷自己樂隊而造成的損失」判予金錢賠償，並允許他在專利商標局註冊自己的 EBONYS 商標。

由於比斯利未請律師，故地區法院自行解讀，比斯利所提齣的主張，應該是根據美國聯邦商標法第 43(a) 條對「未註冊」商標之保護（15. U.S.C. § 1125(a)）。相對於未註冊商標，已註冊商標的保護條文是15 U.S.C. § 1114。

霍華德則提齣「請求權排除效」（claim preclusion）和「爭點排除效」（issue preclusion），主張應駁迴該訴訟。

地區法院接受霍華德的主張，認為這份起訴書中所提齣的事實和法律依據，在2017年撤銷請求中都已經討論過，也是那些比斯利本可以在2013年撤銷請求中提齣「先使用」（priority of use）的論點，但他沒有提齣。因此，符閤瞭「請求權排除效」的要件，故比斯利不可到法院重新提齣同樣的主張。地區法院進一步認為，雖然比斯利在這次的起訴書提齣瞭損害賠償請求，這是他之前沒有在TTAB主張的權利，但同樣適用爭點排除效。至於其他雙方所提齣的爭點，法院就不為判斷。

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